El derecho sobre una marca solo puede ejercerse, salvo en caso de notoriedad, en el país que fue registrada. Esto se conoce como principio de territorialidad de las marcas. Este principio debe tenerse siempre en mente a la hora de establecer las estrategias comerciales para evitar caer en el error de asumir que el registro de una marca en un determinado país otorga derechos fuera de ese territorio.
Una de las excepciones al principio de la territorialidad de las marcas es la oposición andina. Esta figura se encuentra prevista en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina[1] y le permite al titular de una marca registrada en cualquiera de los países que conforman esta comunidad (Colombia- Perú- Bolivia- Ecuador) oponerse a la solicitud de una marca similar o idéntica.
La oposición andina procede en dos casos:
1.- Cuando se tiene una marca registrada en alguno de los países miembros: en este caso, una vez presentada la oposición, se analizarán los argumentos junto con el examen respectivo y se emitirá la resolución. Es importante tener presente que la Oficina de Marcas no está obligada a declarar procedente una oposición andina por el simple hecho de su presentación, ya que, al igual que ocurre con el trámite habitual de registro de marcas, el caso está sujeto al examen de registrabilidad respectivo.
2.- Cuando hay una solicitud previa en cualquiera de los países miembros: en este caso se suspende el trámite de oposición andina mientras se resuelva la solicitud prioritaria. En caso de ser concedida la marca prioritaria, la oficina de marcas resolverá bajo los mismos criterios mencionados en el párrafo anterior. De negarse la solicitud de la marca usada para oponerse, se desechará la oposición andina por ausencia de legítimo interés.
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Foto: Freepik.
En ambos casos, es requisito indispensable que, junto con la oposición andina, se presente una solicitud de marca que sea idéntica a aquella en el cual se fundamenta la oposición. Este requisito se le exige al titular para acreditar el interés real en el mercado, demostrando así que más allá de tratar de impedir un registro marcario de un tercero, tiene la intención real de utilizar la marca en país en el cual presenta la oposición.
Es importante tener en mente que este tipo de oposiciones aplica únicamente para tratar de impedir solicitudes de registro; esta posibilidad no se extiende a usos indebidos por parte de terceros, para lo cual, necesariamente se debe tener registrada la marca en el país en donde se esté llevando a cabo la infracción marcaria.
La recomendación es que, si hay interés en comercializar bienes o servicios a nivel regional, la mejor opción será registrar las marcas en todos los países de la Comunidad Andina, ya que esto permitirá tener una posición más fuerte en la defensa de sus marcas, incluyendo no solo acciones frente a solicitudes similares, sino el uso indebido por parte de terceros.
[1]Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (…)
Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo,artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.”
*Abogada asociada - CORRALROSALES
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Last modified on 2018-11-28